사실관계부터 정리하면, 중수소화 화합물 특허에 도전한 피고가 전자적 응용을 위한 중수소화된 화합물에 관한 발명인 이 사건 정정발명의 특허권자다. 원고는 이 사건 정정발명의 청구범위 제14항 등에 대해 무효심판을 청구했고, 특허심판원이 이를 기각하자 그 취소를 다툰 사건이다.
쟁점은 정정발명에 대해 확대된 선출원 위반, 진보성 부정, 명세서 기재요건 위반, 이 세 가지 무효 사유의 존재 여부였다. 원심은 무효사유가 없다고 보았고, 대법원은 이를 확정해 기각했다.
대법원의 판단은 세 가지 무효 사유를 모두 부정한 쪽으로 정리된다. 명세서 기재요건은 발명 설명이 통상의 기술자가 쉽게 재현할 수 있도록 충실해야 하며, 청구범위는 그 설명에 뒷받침되어야 한다는 점을 명확히 했다.
확대된 선출원은 동일성 판단에서 통상의 기술자에게 쉽게 도출될 수 있는가가 쟁점이며, 차이가 크면 실질적 동일성으로 보지 않는다는 점이 강조됐다. 진보성은 암시나 동기가 선행기술에 존재하는지 여부와, 기술수준 하에서 통상의 기술자가 쉽게 결합할 수 있는지가 핵심으로 다뤄졌다.
이 사건은 세 무효 사유 모두에 대해 통상의 기술자 관점에서 판단 기준이 명시적으로 재확인된 사례로 남았다.이번 판결은 특허 무효심판의 핵심 축을 분명히 정리했다는 점에서 의의가 있다.
특허권자 입장에선 이 세 가지 시험을 선행적으로 점검하는 것이 중요하고, 무효심판 제기를 받는 측은 각 사유 중 어떤 것이 가장 강한지 전략적으로 판단해야 한다고 본다. 특히 확대된 선출원과 진보성의 구별은 입증 방식이 다르므로 주의가 필요하다.
또한 명세서 기재요건은 출원 단계에서 충분히 준비하는 것이 관건으로 지적된다.Q&A를 보면 확대된 선출원은 일반 선출원과 다르게 나중 공개된 발명의 동일성 여부를 검토하고, 진보성 판단에서 통상의 기술자는 기술분야의 평균 실무자를 뜻한다는 점이 확인된다.
무효심판에 직면한 경우에는 가장 큰 위험 요건을 파악하고 정정심판을 통해 범위를 축소하거나 명세를 보완하는 전략이 필요하다고 요약된다. 변호사나 변리사와의 협업이 핵심이라는 점도 재차 강조된다....